Lov&Data

2/2023: Immaterialrett
19/06/2023

Nytt om immaterialrett

Av Henning Wahlberg, advokatfullmektig Heier i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Hedda Baumann Heier, senioradvokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.

Teksten «simonsen vogtwiig» i små bokstaver i svart på hvit bakgrunn, digital illustrasjon.

Oslo tingrett: ny dom om opphavsrett til undervisningsprogram

En lyspære og et skjold med en stor C på seg som overlapper lyspæren, digital illustrasjon.

Illustrasjon: Colourbox.com

Den 31. mars 2023 avsa Oslo tingrett dom i en sak mellom Handelshøyskolen BI (heretter «BI») og tidligere professor ved BI, Paul Anders Moxnes. Tvisten dreide seg om rettighetene til undervisningsprogrammet «Samspill og ledelse», som Moxnes hadde fagansvar for i perioden 1992 til 2011 og som BI har fortsatt å tilby etter Moxnes gikk av med pensjon i 2011. Moxnes fremmet krav om vederlag for BIs bruk av undervisningsprogrammet samt krav om navngivelse.

Det første spørsmålet retten måtte ta stilling til var om undervisningsprogrammet er vernet som åndsverk, altså om programmet har verkshøyde etter åndsverkloven § 2. BI anførte at konsepter og metoder ikke kan ha vern som åndsverk. Moxnes på sin side hevdet vern for strukturen og opplegget i undervisningsprogrammet, og ikke faglige synspunkter eller vitenskapelige teorier. Retten fant at undervisningsprogrammets konkrete sammensetning av øvelser og forelesninger mv. var et resultat av frie og kreative valg, og at undervisningsprogrammet derfor var vernet som åndsverk.

Det neste spørsmålet var om programmet som BI har tilbudt de senere årene, er det samme som Moxnes utviklet. Opphavsrett er ikke til hinder for at noen utvikler nye og selvstendige verk. Retten fant etter en konkret vurdering at selv om programmet var blitt endret og pensum var byttet ut, kunne en likevel gjenfinne elementer som var vernet på Moxnes’ hånd. Hovedtemaene og flere av modulene var fortsatt de samme. Retten mente at det kunne i høyden være tale om en bearbeidelse, men heller ikke bearbeidelser kan brukes i strid med opphavsretten til originalverket etter åndsverkloven § 6.

Videre fant retten at BI hadde gjort verket tilgjengelig for allmennheten ved å dele undervisningsprogrammet med noen tusen studenter. Det ble blant annet vektlagt at BI hadde handlet i kommersiell hensikt.

Retten fant altså at BIs bruk av undervisningsprogrammet krever enten samtykke eller rettighetsovergang fra Moxnes. Det var ikke avtalt noe uttrykkelig om rettighetsovergang mellom BI og Moxnes, og retten tok derfor utgangspunkt i Knophs maksime, som sier at «prinsipalen vinner den rett over åndsverket som er nødvendig og rimelig, hvis arbeidsavtalen skal nå sitt formål, men heller ikke mer».

Det har vært omdiskutert i hvilken grad en rettighetsovergang vil være rimelig og nødvendig for vitenskapelig ansatte i universitetssektoren, noe retten kommer inn på under henvisning til en innstilling fra Immaterialrettsutvalget fra 2003. Ifølge denne innstillingen viser praksis at Knophs maksime ikke uten videre gjelder i universitetssektoren. Samtidig konstateres det også at denne praksisen ikke er til hinder for at man også i universitetssektoren kan konstatere at det etter gjeldende rett skjer en rettighetsovergang i spesielle situasjoner med velbegrunnede behov.

Retten fant etter en konkret vurdering at det i denne saken hadde skjedd en rettighetsovergang, og la vekt på at Moxnes’ primære arbeidsoppgave mens han var ansatt var å utvikle undervisningsprogrammet. Retten vektla også at saken ikke gjelder rettigheter til forskningsarbeider, et undervisningsprogram som tilbys som del av BIs kommersielle virksomhet. Dermed fant retten at BI hadde fått en ubegrenset og vederlagsfri rett til bruk av programmet i sin virksomhet.

Moxnes’ navngivelsesrett etter åndsverkloven § 5 var imidlertid i behold, og BI ble dermed dømt til å navngi Moxnes ved bruk av undervisningsprogrammet.

Dommen er rettskraftig og har saksnummer 22-095448TVI-TOSL/04. Dommen er i skrivende stund ikke tilgjengelig i Lovdatas database.

Endringer i varemerkeloven

Den 1. mars trådte endringer i varemerkeloven i kraft. Endringene gjennomfører varemerkedirektivet (EU) 2015/2436, som ble vedtatt i EØS-komiteen 7. februar 2020. Endringene medfører også at Norge tiltrer Singaporetraktaten om varemerkerett, som forenkler formelle krav til varemerkeregistreringer. Noen av de mest sentrale endringene nevnes i korte trekk nedenfor.

Endringer i registreringsvilkårene.

Kravet om at et varemerke må bestå av tegn som kan «gjengis grafisk» erstattes nå med et teknologinøytralt krav om at merket må kunne gjengis «på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis.»

Endringen åpner for at nye merker kan registreres, så lenge det er tydelig hva som er omfattet av beskyttelsen. Dette åpner for at utradisjonelle merker så lenge beskyttelsesgjenstanden kan defineres klart, og kan i prinsippet åpne for merker som består av lukt, lyd eller videoer.

Registrering av merker i sort-hvitt.

Tidligere praksis har vært at merker registrert i sort-hvitt uten videre har fått vern i alle fargekombinasjoner. Etter lovendringen vil ikke dette lenger være tilfellet. Endringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft, og gjelder for varemerker som har søknadsdag etter 1. mars 2023.

Absolutte registreringshindre

Videre er det gjort endringer i de absolutte registreringshindrene i varemerkeloven § 15. Bokstavene d-f er tilført etter endringen. Dette gjelder blant annet merker som inneholder visse opprinnelses- eller geografiske betegnelser eller betegnelser for vin, eller gjengir visse plantesortnavn eller gjelder en plantesort.

I tillegg krever direktivet at ond tro gjøres til en ubetinget ugyldighetsgrunn. Dette har blitt gjennomført som et absolutt registreringshinder i § 15 bokstav f. «Ond tro» har i denne konteksten ikke nødvendigvis det samme meningsinnholdet som fra den norske formueretten, men må tolkes som et selvstendig EU-rettslig begrep, jf. også sak C-320/12 Malaysia Dairy. De norske forarbeidene peker imidlertid på at ond tro-begrepet etter EU-domstolens praksis primært tar sikte på en vurdering av om søknaden utgjør en illojal handling i strid med god forretningsskikk, jf. sak C-529/07. Det blir interessant å se i hvilken grad praksis etter markedsføringslovens § 25, som ikke er EU-harmonisert, vil bli tillagt relevans i vurderinger etter varemerkelovens § 15 bokstav f.

Andre sentrale endringer

Den nye varemerkeloven § 29 og § 35 åpner for at et varemerke som har blitt registrert uten tilstrekkelig særpreg og klages inn, kan opprettholdes dersom det kan sies å ha innarbeidet særpreg i etterkant av søknaden.

Endringene åpner også for at manglende bruk kan anvendes som forsvar også i innsigelsessaker (§ 29 a). I tillegg kan registrerte varemerker og søknader særskilt pantsettes (§ 56 a).

Les avgjørelsen i sin helhet i Lovdatas database: TOSL-2022-95448

Henning Wahlberg
Henning Wahlberg, portrett
Hedda Baumann Heier
Hedda Heier, portrett